1. 創造性OA答復的一些技巧
發明審查意見答復時,難以答復的審查意見主要有以下兩種:
①將兩篇或兩篇以上的對比文件相結合,來否定本申請的新穎性或創造性,且最接近的現有技術與本申請的區別技術特徵在其它對比文件中已經公開,並且所屬的技術領域以及所起的作用均相同。
②將對比文件與公知常識相結合,認為本申請所請求保護的技術方案是容易想到的,是顯而易見的,進而否定本申請的新穎性或創造性。
針對上述兩種意見,可以嘗試按照如下的方式進行答復,能夠提高說服力,且在OA實際答復過程中,被接受的幾率比較高,因而授權的可能性也比較大。
針對第①種審查意見,分析對比文件時,需要找到最接近的現有技術,通常即為審查意見中的對比文件1,一般審查意見會認為對比文件1和本申請的區別技術特徵被其它對比文件公開,且解決的技術問題、所起的作用與本申請相同,故可以將對比文件1和其他對比文件結合,從而否定本申請的創造性。
此時,我們可以分析其它對比文件,若其它對比文件中公開了對比文件1與本申請的區別技術特徵,且該區別技術特徵與本申請中技術特徵不同、所起作用也不同,則容易答復,這不是本文所討論的內容。
若相同且所起作用也相同,這時,就會有種無從答復的感覺。此時,代理人需要運用反向論證,即其他對比文件1中公開的該區別技術特徵能否應用到對比文件1,雖然對比文件1和其他對比文件在理論上可以結合,但實際上,也許並不存在結合的技術啟示。
比如,對比文件1公開了本申請的大部分技術特徵,僅存在區別技術特徵A,對比文件2公開了技術特徵A,代理人可以查看對比文件1的其他特徵,除了本申請中的特徵,還設置了結構C,設置結構C是實現對比文件1目的的一個重要因素,解決了某種技術問題,而設置結構C時,可能無法再結合技術特徵A,這樣很可能與對比文件1中產品的改進初衷相違背,這樣對比文件1中就不存在結合具有特徵A的其他對比文件的技術啟示,則不能如審查員所述件對比文件1和其他對比文件結合以破壞本申請的創造性。
此時,讀者可能會產生疑問,要找到證明其他對比文件中技術特徵無法應用到對比文件1中的理由,似乎僅在少數案件情況下才會出現。
實際上,在筆者處理的大多數案件當中,均可以找到對比文件1無法應用其他對比文件中特徵的理由,因為兩個案件完全相同或高度相似的概率畢竟很小,這樣審查意見中的對比文件1和本申請解決的技術問題、技術方案一般是不同的,在此基礎上,對比文件1中勢必會增加一些解決對比文件1中技術問題的技術特徵,該類特徵往往會導致本申請的區別技術特徵(其他對比文件披露的技術特徵)無法運用、相互矛盾,因此,該種反向論證「不存在技術啟示」的方法在答復該類審查意見時,不失為一種較為理想的方案。
針對第②種審查意見,認為申請文件與對比文件的區別技術特徵是容易想到的,具備顯而易見性,此時,審查員可能存在「事後諸葛亮」的問題,這也是比較難以答復的情況,「容易想到」存在一定的主觀性,對此,我們仍要進行反向論證。
比如,公知技術中該類特徵是如何應用的,而本方案中並非如此,解決的技術問題與公知的也並不一致;此外,針對該類產品,可以結合發展歷史和解決此類技術問題時,往往採取的技術方案,說明利用本申請的技術特徵解決該類問題並不容易想到,甚至是克服了技術偏見。
在答復該類審查意見時,需要認真考慮所謂的公知常識是什麼,本領域技術人員一般在設置該類結構時會作如何的處理,本申請的處理是否結合了特殊的產品結構或是特殊的使用環境,這樣,才能夠說服審查員,本申請看似較為簡單的方案實際上是克服了技術偏見,與常規做法是存在區別的,且解決了一定的技術問題,具備一定的創造性。
以上,是對審查意見答復經驗的總結,可以作為答復該類審查意見的參考,根據不同的案情,審查意見也千差萬別,上述總結並不一定適用於所有的審查意見,但是在答辯時,可以從上述角度作出考慮,以便於尋找到突破口,這也是鍛煉代理人邏輯思維能力的一種重要途徑。